PCT专利优先权如何恢复?PCT申请优先权恢复——从案例分析到实践策略

　　《专利合作条约》(PATENT COOPERATION TREATY，PCT)关于要求优先权及其期限的规定来源于《保护工业产权巴黎公约》，即在最早优先权日起12个月内，申请人需要提交PCT国际申请并要求优先权。本文中PCT专利申请恢复优先权是指在PCT国际专利申请过程中，申请人因某些原因未能在上述规定期限内提交PCT申请，而申请人可以在一定条件下申请恢复该PCT申请的优先权。在2007年4月1日生效的《专利合作条约实施细则》(下称“PCT细则”)中首次对优先权恢复程序做出了明确的规定，因此 “优先权恢复”的制度针对的是在2007年4月1日(细则发生效力的日期)或之后提交的PCT国际申请。本文将结合PCT专利申请恢复优先权的规定和案例分析，为申请人提供PCT申请恢复优先权的实践策略。

01 PCT优先权概述

　　PCT是一个由世界知识产权组织(WIPO)制定的国际专利申请程序。通过PCT,申请人可以一次性提交可针对多个国家或地区的专利申请，从而减少重复提交的时间和费用。PCT专利申请分为两个阶段：国际阶段和国家阶段。在国际阶段，申请人需要提交一份PCT申请书和一份详细的国际专利申请说明书，并确定指定国家和地区;在国家阶段，申请人在指定目标国家和地区中选择目标国家或地区以提交相应的专利申请。针对要求首次申请的优先权的PCT专利申请，在PCT专利申请的过程中，申请人需要在规定的期限内(自首次申请的申请日起算12个月内)提交PCT申请。如果申请人未能在规定期限内提交PCT申请，则会导致PCT申请不能要求该首次申请的优先权。如果不能要求优先权，则导致PCT申请不能享受优先权日带来的益处，例如减少潜在的对比文件，从而影响到申请人的专利权益。因此，如果申请人未能在规定期限内提交PCT申请，就需要尽可能恢复该PCT申请的优先权。

02 PCT优先权恢复的规定

　　对于恢复优先权的请求，可以在国际阶段提出，也可以在国家阶段提出。PCT细则中对受理局和指定局的恢复优先权程序做出了具体的规定，其中，PCT细则的第26条之二.3规定了在国际阶段提出恢复优先权的请求的要求，而PCT细则第49条之三.2规定了在国家阶段提出恢复优先权的请求的要求。具体内容如下。

　　如果PCT申请的申请日距离被要求优先权的首次申请的申请日已经超过14个月，是不允许恢复优先权的，但超过12个月但未满14个月，通过PCT申请的优先权恢复程序，在一定条件下仍存在恢复优先权的可能。因此，申请人首先需要确认自己是否符合恢复优先权的条件：①优先权期限届满日起2个月内;②请求恢复的理由应满足受理局和/或指定局的标准;③提交恢复声明和证据;④缴纳恢复费。

　　受理PCT优先权恢复的各受理局和/或指定局目前存在以下两种恢复优先权的标准。一种是“适当注意(Due Care)”标准，是指申请人必须证明其已经尽到了合理的注意义务，意识到其优先权期限即将到期并采取了必要的行动来确保其优先权得到恢复。另一种是“非故意(Unintentional)”标准，是指申请人必须证明其优先权期限的丧失不是由于其故意造成的。

　　如果申请人故意不提出申请，则其优先权将无法恢复。比较而言，“适当注意”的要求比“非故意理由”的要求更高。

　　对于“适当注意”标准，申请人需要提供足够的证据来证明其已经采取作为一名合理谨慎的申请人所能采取的所有措施，例如专业知识不足、资金不足、申请人/代理人的人为错误、不可抗力事件、邮政投递问题、技术故障/IT问题、档案系统错误、代理人与申请人之间沟通不畅等等，此时例如可以提供相关文件、邮件、管理系统截图等证据以向受理局和/或指定局证实上述情况的真实性。对于“非故意”标准，申请人需要提供证据或声明来证明其优先权期限的丧失不是其故意导致的(例如不知晓期限将至、基于疏忽、提交过程中发生的错误)。

　　然而，尽管申请人有请求恢复的权利，但不意味着一旦提出优先权恢复并提供相应的证据和理由，就能够被受理局和/或指定局接受，因为不同受理局和/或指定局是有不同的“恢复标准”，而且还有些受理局和/或指定局是不接受恢复的，这个需要看具体受理局和/或指定局的规定。在WIPO官方网站上可以获得最新的受理局及指定局的操作现状，本文将主要机构的规定在表1列明如下。此外，即使在PCT阶段受理局接受了恢复优先权请求，在进入国家阶段时仍需参照具体国家即指定局的要求。

　　如表1所示，美国、欧洲、日本等国家作为受理局或指定局均可受理恢复优先权请求，但其适用标准不同：美国采用“非故意”的理由，欧洲采用“适当注意”的理由，日本之前也采用“适当注意”的理由，但为了减轻申请人的负担，自2023年4月1日起放宽该标准，改为采用“非故意”理由。对于韩国和印度，无论是受理局还是指定局，均不受理恢复优先权请求。对于中国来说，作为受理局时，恢复优先权请求的标准为“非故意”、“适当注意”均可，但作为指定局时，不受理恢复优先权请求。

　　如果满足“适当注意”标准而恢复优先权，则对所有指定局都具有效力;如果仅满足“非故意”标准而恢复优先权，则仅对采用该标准的指定局具有效力，对采用“适当注意”标准的指定局不产生效力;如果指定局认为某条件并不满足，可以拒绝受理局允许恢复优先权决定的效力，但应给予申请人陈述意见的机会;受理局拒绝恢复优先权的决定对指定局没有约束力。

　　例如，针对欧洲专利局(EPO)，如果在国际阶段受理局采用“适当注意”标准恢复了优先权，则PCT申请进入欧洲阶段时不需要提起新的恢复优先权的请求，因为欧专局原则上承认受理局恢复优先权的决定。只有在当欧专局合理怀疑“适当注意”的条件没有满足时，欧专局才会发函通知申请人，告知申请人欧专局怀疑的原因，并要求申请人在规定期限内就此发表答复意见。如果在国际阶段受理局采用“非故意”标准恢复了优先权，则申请人需要向作为指定局的欧专局提起新的恢复优先权的请求，因为受理局采用“非故意”标准恢复优先权的决定对欧专局并没有约束力。

03 PCT优先权恢复案例

　　尽管PCT条约对PCT优先权的恢复条件和标准做出了明确定义但在实践操作过程中，申请人遇到的具体情况各不相同，因此本文将通过以下是两个 PCT优先权恢复的案例分析说明如何适用这些标准。

　　案例1

　　案情简介：申请人向美国专利局提交美国专利申请(以下简称“在先申请”)，申请人之后向美国某律师事务所的某律师发出指示，要求他们在优先权日起12个月内及时提交PCT申请。然而，这位律师的律师助理因错误操作计算机数据系统导致没有如期提交该PCT。为了挽回上述损失，该律师在12个月期满后的第5天向美国专利局提交PCT申请，要求恢复上述在先申请的优先权。

　　如前面分析，无论是受理局还是指定局，美国专利局均采用“非故意”标准作为PCT优先权恢复的条件，因此，在国际阶段，美国专利局收到上述请求后的一个月后发出了同意恢复优先权的决定(见下图1)。

　　然而，当PCT进入欧洲国家阶段时，则遭遇了滑铁卢。由于欧洲采用更严格的“适当注意”标准，欧洲专利局认为，上述情况不符合“适当注意”条件，因此毫不留情地拒绝恢复优先权(见下图2和图3)。

　　申请人不服上述决定，提交了书面答复，但欧洲专利局仍坚持其观点并发出最终决定，申请人向欧洲上诉委员会(Board of Appeal)提出上诉请求。在上诉过程中，上诉人分别提出三个主要上诉理由：第一，没有任何制度可以完全防止员工犯下错误。尽管拥有最好的计算机软件和高度专业的员工，但欧洲专利局本身在发送通信时有时会出错。第二，关于“适当注意”的标准是在几十年前制定的，该标准过于严格，因为它没有反映出当今律师事务所自身所处的技术、经济环境。自欧洲判例法制定以来，需要管理的专利申请的数量几十倍增加，办公室管理也实现了计算机化。因此，要求当事人或律师事务所按比例的雇用和指派额外的雇员进行交叉核查已变得不现实。第三，欧洲判例法没有适当地反映PCT制度的国际性质。尽管PCT制度允许专利局适用“非故意”或“适当注意”标准，不能指望来自世界各地的申请人预料到欧洲专利局有多严格地应用“适当注意”标准。

　　针对上述三个上诉理由，上诉委员会在上诉决定中分别给出如下答复：

　　首先，在PCT实施细则第49条之三. 2(a)的框架内，欧洲专利局在EPC第122条中明确规定了 “适当注意”的要求：如果PCT没有及时提交是由于在通常令人满意的监控系统内出现的特殊情况或个别错误造成的，则可被视为已采取“适当注意”的措施。在此情况下，当事人负有举证责任并证明满足上述要求。基于上诉人的陈述过程可以看出，错过PCT提交时限的问题是由于上诉人的错误导致，这一论点既不能解释也不能证明这些错误是合理的。因此，它与律师事务所的监控系统没有设置第二人进行独立交叉核对的结论无关。

　　其次，尽管技术环境确实发生了变化，但错过最后期限仍会给客户带来与以前一样严重的法律、经济后果，因此，在大型律师事务所中设置第二人独立交叉核查仍然是必要的。上诉委员会还认为，大型律师事务所在实施这种独立交叉核查时更推荐采用IT技术，以有利于实现高效地管理。

　　最后，正如上诉人所承认的那样，PCT制度允许专利局适用恢复优先权的两种不同标准中的一种。当不同的专利局可以应用不同的标准时，可能会有不同的结果。这是PCT系统固有的。欧洲专利局采用的标准是“适当注意” ，该标准比“非故意”标准更严格，审计委员会注意到，判例法承认相称性原则，根据该原则，不得过度解释适当注意的要求，从而不合理地限制信息的获取(《上诉委员会判例法》，2019年第9版，第三章E.8)。

　　从以上案例可以看出，即使申请人在美国用“非故意”标准成功恢复优先权，但进入欧洲时，由于欧洲采用更严格的“适当注意”标准，仍可能使得PCT申请最终不能在欧洲恢复优先权。

　　案例2

　　案情简介：申请人向中国国家知识产权局(以下简称国知局)提交了三件中国专利申请(以下简称为三件在先申请)。由于该申请人所采用的第三方软件公司设计的专利管理系统缺少对于优先权提醒功能，且由于新冠疫情使得该第三方软件公司不能及时对该公司进行培训和说明，而导致了对于该三件在先申请的时限监视出现空缺，致使优先权期限到期之前没有提交要求该三件在先申请的PCT国际申请。为了挽回上述损失，申请人后来向作为国际受理局的国知局提交了PCT国际申请，并且要求恢复上述三件在先申请的优先权。由于该PCT国际申请的提交日期已经超出了优先权期限，但该提交日期仍然处于优先权期限届满日期的2个月内，从而可以请求恢复优先权。

　　如前面表1可知，作为受理局时，国知局既可采用“适当注意”标准，也可采用“非故意”标准作为PCT优先权恢复的条件;然而，欧专局只能采用“适当注意”标准，日本专利局对于优先权期限于2023年4月1日之前届满的国际申请也采用“适当注意”标准。

　　基于上述情况以及后续对该PCT国际申请的海外布局需求，申请人采用了“适当注意”标准向国知局提交了一份恢复优先权的请求书。在该恢复优先权的请求书中，申请人清楚地表明其请求恢复优先权的意愿，具体说明未能在优先权期限内提交国际申请的原因及事实经过同时还提供证据支持，具体的证据包括：由第三方软件公司发布的其专利管理系统的宣传截图、申请人使用上述专利管理系统的工作界面、申请人要求第三方软件公司增加优先权期限提醒功能的邮件沟通的截图等等，由此证明上述优先权时限提醒功能未被配置在专利管理系统上是该公司无法预测和事先采取措施避免的，而且证明上述PCT国际申请的情况属于存在的孤立的错误，进而证明未及时提交PCT国际申请的该公司所不能预测的，更不是该公司故意的。

　　在国际阶段提交上述请求后，申请人在一个多月后收到国知局同意恢复优先权的决定(见下图4和图5)，从而成功恢复了优先权。

　　上述PCT国际申请进入欧洲阶段和日本国家阶段时，欧洲专利局和日本专利局均认可恢复优先权。此外，上述PCT国际申请进入美国国家阶段、新加坡国家阶段和澳大利亚国家阶段时，美国专利局、新加坡专利局和澳大利亚专利局也均认可恢复优先权。

　　根据以上案例，当以国知局作为受理局提交PCT优先权恢复时，为了在后续国家阶段得到更多的国家和地区的专利局的认可，申请人尽可能选择以“适当注意”标准提交恢复请求。在这种情况下，如果国知局认为满足“适当注意”标准的证据不足，国知局会将其自动转为 “非故意”标准。而且，如果国知局认为恢复请求的证据满足“适当注意”标准并决定恢复优先权，则有助于欧洲专利局接受该结论而不再重新审查。因此，对于中国申请人而言，尽量在国际阶段请求国知局进行PCT优先权恢复，而不要等到进入各个国家阶段才请求恢复。

04 实践策略

　　对于中国企业或个人来说，在提交中国专利申请之后，应尽早考虑是否有进行海外布局的需求，特别是未来产品有可能销往海外市场时，更应当注重12个月的优先权期限。

　　1、当企业拥有较多数量的专利时，建议采用专业监控软件进行时限监控，以避免超期或遗漏。在平时的工作中，参与企业IP管理的工作人员对于任何与期限相关的内容，可以通过邮件等方式留存沟通或交流的过程，从而便于在请求恢复优先权时能够提供相应的证据，证明申请人已经采取了作为一名合理谨慎的申请人在这种情况下会采取的所有措施。比如，申请人按时提交过大量专利申请，具备良好的专利管理能力，并提供证明材料(专利证书、官方网站公布数据、专利申请量等);申请人的系统管理着多件专利申请，并提供证据支持(系统说明书、系统截屏等);针对该需要恢复优先权的案件，申请人是按照常规的操作流程进行操作，没有重大失误，并提供证据支持(公司操作流程文件、系统截屏、办公系统截屏等)。

　　2、当发现超过12个月的优先权期限时，申请人应尽早与专业机构或代理人联系，以便了解受理局/指定局对PCT优先权恢复的具体要求和时间限制，并配合提交充分合理的理由和严密充足的证据。提交充分合理的理由对于后续进入国家阶段是否可以成功恢复优先权至关重要。

　　3、申请人还可以请专利代理机构或律师事务所进行专利时限的监控，从而提供双重保障。

　　总之，恢复专利优先权是一项非常复杂的程序，需要申请人与专业人员合作完成，以共同制定最佳的恢复策略，同时专业人员可以帮助申请人准备必要的文件和证据，以提高PCT优先权恢复的成功率。